Türkiye, ABD ve AB’de Marka Kullanım Zorunluluğu: Karşılaştırmalı Bir Bakış

Giriş

   Bir marka tescil edildiğinde, markanın sahibine münhasır haklar kazandırmaktadır. Marka, kazandırdığı bu hakların yanı sıra, birtakım yasal yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Bu yükümlülüklerden biri de markanın “gerçek kullanımı”dır.

    Bu yazıda, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’ndeki markanın gerçek kullanım zorunluluğu karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Her ülkenin kendi kültürel ve ekonomik dinamiklerine göre şekillenen hukuk sistemleri ile markaların sadece resmi kayıtlarda var olmanın ötesine geçerek ekonomide aktif rol almasını nasıl sağladığı incelenecektir.

    1. Türkiye’de Markanın Kullanım Zorunluluğu

    Marka sahiplerinin rekabetçi piyasaya zarar vermesinin önüne geçmek adına, markaya sağlanan korumanın yanında birtakım kısıtlamalar ve yükümlülükler getirilmiştir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun (“Kanun”) m.9/1 hükmü uyarınca, “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”

    Buna göre, markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde gerçek bir şekilde kullanılması gerekir. Aksi takdirde üçüncü kişiler tarafından markanın iptali için talepte bulunulabilir. Kullanılmama hâlinde uygulanabilecek yaptırımların başında “iptal” gelmekle birlikte, bu husus yalnızca iptal ile sınırlı kalmamakta; başka hukuki süreçlerde de etkili olabilmektedir. Örneğin, bir markanın kullanılmaması durumu, hem marka hakkına tecavüz (ihlal) hem de hükümsüzlük davalarında savunma olarak ileri sürülebilir. Aynı şekilde, bir marka başvurusuna karşı yayıma itirazda bulunulması halinde de, başvuru sahibi, itirazın esasına geçilmeden önce, itiraz edenin markasını son beş yıl içinde tescilli olduğu mal ve hizmetler bakımından ciddi biçimde kullandığını ispatlamasını talep edebilir. Bu tür durumlarda davalının/başvuru sahibinin ileri sürdüğü bu talep “kullanım ispatı def’i” olarak adlandırılmakta olup; ihlal, hükümsüzlük ve yayıma itiraz gibi farklı uyuşmazlık türlerinde gündeme gelebilmektedir.

Marka Kullanımının İspatı

    Marka sahipleri, markanın kullanılmama nedeniyle iptal edilme riskiyle karşı karşıya kaldıklarında, markayı beş yıl boyunca kullandıklarını kanıtlamakla yükümlüdürler. Böyle bir durumda, marka sahibinin markanın kullanıldığını kanıtlamak için faturalar, broşürler, ürün ambalajları ve reklamlar gibi çeşitli belgeler sunması gerekmektedir.

    Gerçek kullanım kavramı esas olarak, tescil kapsamındaki ürün veya hizmetler için, tescil amacına uygun olarak ve süreklilik arz edecek şekilde aktif olarak nitelendirilebilecek, markaya özgü kullanım fiillerini kapsamaktadır. Gerçek kullanımın incelenmesinde, her dosya kendi içinde değerlendirilmeli ve nihai karar buna göre verilmelidir.

    Kanunun 9. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:

“(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.

b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.”

    Bu bakımdan, markanın kelime veya tasarım unsurlarında küçük değişiklikler yapılarak kullanılması da markanın kullanıldığı anlamına gelmektedir. Markaya noktalama işaretleri eklemek veya markayı farklı bir renk tonunda kullanmak buna örnek olarak verilebilir. Burada önemli olan, markanın tüketiciler nezdindeki genel izleniminin korunmasıdır.

    Kanuna göre, marka sahibinin izni ile markanın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması da geçerlidir. Başka deyişle, tescilli bir marka bizzat sahibi tarafından kullanılabileceği gibi, bu kullanım hakkı üçüncü kişilere de devredilebilir. Bu doğrultuda, marka sahibi, markanın kullanım hakkını sözleşmelerle (lisans ve alt lisans sözleşmeleri gibi) üçüncü kişilere devredebilir; sonuçta markanın kullanım şartı sağlanmış olacaktır.

    Özetle, Türkiye’de tescilli marka sahipleri, markalarının tescilden itibaren beş yıl boyunca Türkiye’de gerçek kullanımını sağlamalıdır. Kanun, markanın doğrudan ya da marka sahibinin izniyle üçüncü kişiler tarafından kullanımını geçerli saymakta ve küçük tasarımsal değişikliklerle yapılan kullanımları da kabul etmektedir. Bu nedenle, marka sahiplerinin markalarını etkin bir şekilde kullanmaları ve gerektiğinde bu kullanımı gösteren belgeleri (örneğin fatura, broşür, reklam materyalleri vb.) Kurum’a sunabilmeleri, marka haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

    2. ABD’de Markanın Kullanım Zorunluluğu

   Amerika Birleşik Devletleri’nde tescilli marka sahiplerinin, markalarını aktif durumda tutabilmek için yerine getirmeleri gereken birtakım prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürler başlangıçta karmaşık ve zorlu görünse de, ticari marka sisteminde kritik bir amaca hizmet etmektedirler. Gerekli belgelerin sunulmaması, marka tescilinin ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) tarafından re’sen iptali ile sonuçlanabilmektedir.

    Aşağıdaki açıklamalarda, Amerika Birleşik Devletleri’nde tescilli markaların korunması için USPTO nezdinde gerekli kullanım beyanı prosedürleri kapsamında Madde 8, Madde 9 ve Madde 71 hükümlerine yer verilmiştir.

Madde 8: Kullanım ve/veya Mazur Görülebilir Kullanılmama Beyanı

    Kullanım Beyanı, markanın tescilinden sonraki beşinci ve altıncı yıllar arasında sunulması gereken bir belgedir. Bu ilk beyanın sunulmasının ardından, dokuzuncu ve onuncu yıllar arasında ve sonrasında her on yılda bir beyanın yeniden sunulması gerekir. Bu tarihlere uyulmaması hâlinde, belge altı aylık bir ek süre içerisinde sunulabilmekte; ancak bu durumda cezalı sürece girileceğinden ek ücret ödenmesi gerekmektedir.

     Bu beyan, markanın kullanıldığını ispatlayan ve marka sahibi ya da yetkili temsilcisi (örneğin bir marka vekili) tarafından imzalanmış resmi bir belgedir. Beyanla birlikte, markanın tescilli olduğu tüm sınıflarda hâlen kullanıldığını gösteren delillerin sunulması gerekir. Marka ile artık ilişkilendirilmeyen ürün ve hizmetlerin ise tescil kapsamından çıkarılması gerekmektedir.

    Marka kullanımını ispatlamak için sunulacak uygun belgeler; tarih içeren faturaları, reklam materyallerini, ürün ambalajlarını, internet adreslerini vb. kapsamaktadır. Bu belgeler, markanın ne zaman, nerede ve nasıl kullanıldığını açıkça ortaya koymalıdır. Aksi takdirde, kullanım beyanı reddedilebilmektedir.

    Mazur Görülebilir Kullanılmama Beyanı ise, markanın en son ne zaman ticari olarak kullanıldığına dair bilgi içermeli ve faaliyetlere yeniden ne zaman başlanacağının tahmini zaman çizelgesini sunmalıdır. Bu beyan ile hâlihazırda kullanılmayan ürün ve hizmetler açıkça listelenmeli; geçici kullanım duraklamasının nedenleri ayrıntılı şekilde açıklanmalı ve ticari faaliyetin yeniden başlatılmasına yönelik atılan somut adımlar belirtilmelidir.

    Mazur görülebilecek kullanılmama durumları arasında, marka sahibinin kontrolü dışında gelişen doğal afetler, ticari dağıtımı engelleyen devlet ticaret kısıtlamaları veya iş operasyonlarından sorumlu personelleri etkileyen ciddi sağlık sorunları gibi durumlar yer almaktadır.

Madde 9: Marka Yenileme

    Madde 9 kapsamında marka yenileme başvurusunun, tescilden sonraki dokuzuncu ve onuncu yıllar arasında, Madde 8 uyarınca sunulan ikinci Kullanım Beyanı ile eş zamanlı olarak yapılması gerekmektedir. Bundan sonraki dönemlerde, marka sahiplerinin her on yılda bir, Madde 8 Kullanım Beyanı ile Madde 9 Yenileme Başvurusunu birlikte sunmaları gerekmektedir. Bu yenileme süreci sayesinde markanın iptal edilmesinin önüne geçilmektedir. Belirlenen son tarihe kadar ya da sonrasındaki altı aylık ek süre içerisinde ek ücretle yenilemenin yapılmaması hâlinde, ilgili ABD marka tescili “terk edilmiş” olarak sınıflandırılmakta ve marka koruması kaybedilmektedir.

Madde 71 Kapsamında Kullanım ve/veya Mazur Görülebilir Kullanılmama Beyanı

    Madde 71 Kullanım veya yukarıda açıklanan Mazur Görülebilir Kullanılmama Beyanı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Madrid Protokolü aracılığıyla yapılan uluslararası marka tescillerini sürdürmek için USPTO’ya sunulan resmi bir belgedir.

    Kullanım beyanının, marka korumasını takip eden beşinci ve altıncı yıllar arasında sunulması gerekmektedir. Sonraki süreçte, korumanın devam edebilmesi için dokuzuncu ve onuncu yıllar arasında ve devamında her on yılda bir beyan sunulması zorunlu kılınmaktadır. Belirlenen sürelere uyulmaması durumunda, beyanların altı aylık ek süre içinde sunulabilmesi mümkündür, ancak bu durumda ek ücretlerin ödenmesi gerekmektedir.

    Mazur görülebilir kullanılmama beyanının ise markanın tescilli tüm mal veya hizmetler için kullanılmaması ancak ileride tekrar kullanılması söz konusu olacaksa, kullanılmama durumunun haklı bir nedene dayandığını ve markadan vazgeçme niyetinde olunmadığını göstermek için sunulması gerekir. Ayrıca, markanın kullanımının ne zaman durduğu ve yaklaşık olarak ne zaman tekrar başlayacağını da belirtilmelidir.

    Aşağıdaki tabloda, ABD’de marka tescili sonrası sunulması gereken kullanım/kullanılmama beyanları ve yenileme işlemleriyle ilgili süreler özetlenmiştir:

    3. Avrupa Birliği’nde Markanın Kullanım Zorunluluğu

    Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (“Tüzük”) 18. maddesi uyarınca, marka tescilini takip eden beş yıllık süre içinde marka sahibi, Avrupa Birliği ticari markasını (EUTM) tescil edildiği ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı olarak Avrupa Birliği sınırları içinde ciddi biçimde kullanmamışsa veya bu kullanım kesintisiz olarak beş yıl süreyle durdurulmuşsa, geçerli bir gerekçe bulunmadığı takdirde marka, Tüzük’te öngörülen yaptırımlara tâbi tutulmaktadır.

    Tüzük’te, belirli koşulları sağlayan bazı özel durumların da kullanım olarak değerlendirilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda, aşağıdaki haller de markanın kullanımı kapsamında değerlendirilmektedir:

• – Markanın, tescilli haliyle ayırt edici karakterini değiştirmeyen unsurlar içerecek şekilde farklı bir biçimde kullanılması,
• – Markanın Avrupa Birliği sınırları içerisinde yalnızca ihracat amacıyla ürünlere veya ambalajlarına iliştirilmesi,
• – Markanın, marka sahibinin rızasıyla üçüncü kişilerce gerçekleştirilen kullanımı

    Markanın kullanımına ilişkin ispat, genellikle üçüncü kişilerce açılan hükümsüzlük (iptal) davaları veya markanın önceki hakka dayalı olarak bir itiraz gerekçesi şeklinde kullanıldığı uyuşmazlıklar çerçevesinde talep edilmektedir. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), bu beyanları sunmak için marka sahiplerinden re’sen bir talepte bulunmaz; dolayısıyla kullanım ispatı, ihtilaf durumlarında gündeme gelmektedir.

    Bu kapsamda sunulabilecek kullanım delilleri arasında; faturalar, kataloglar, fiyat listeleri, ambalajlar, etiketler, ürün fotoğrafları, basılı reklamlar, reklam harcamalarına ilişkin belgeler ve piyasa araştırmaları gibi belgeler yer almaktadır.

    EUIPO, bir markanın gerçekten kullanılıp kullanılmadığını değerlendirirken, kullanımın kaç üye devlette gerçekleştiğinden ziyade, söz konusu kullanımın Avrupa Birliği pazarında markaya ticari bir varlık kazandırıp kazandırmadığını dikkate almaktadır. Diğer bir ifadeyle, markanın yalnızca bir Avrupa Birliği üye devletinde, hatta yalnızca söz konusu devletin bir şehrinde kullanılmış olması dahi, kullanıldığı mal veya hizmetlerin özellikleri dikkate alındığında yeterli kabul edilebilir. Bu değerlendirme, her somut olayın koşullarına göre, sunulan tüm kanıtlar birlikte ele alınarak yapılmaktadır.  
           
Sonuç 

    Söz konusu durumda, hem Avrupa Birliği’nde hem de Türkiye’de marka tescilinden itibaren beş yıl içinde markanın ciddi biçimde kullanılması gerekmektedir. Bu sürenin sonunda markanın kullanılıp kullanılmadığı, üçüncü kişiler tarafından başlatılan iptal davaları veya itiraz süreçleri kapsamında gündeme gelmektedir. Her iki sistemde de, yetkili resmi ofisler tarafından re’sen bir inceleme yapılmamakta; kullanımın ispatı üçüncü kişilerce başlatılan uyuşmazlık süreçlerinde talep edilmektedir.

    Buna karşılık, Amerika Birleşik Devletleri’nde marka sahipleri belirli süreler içinde (5.-6., 9.-10. yıllar arasında vs.) kullanım beyanı sunmakla yükümlüdür. Bu beyan sunulmadığı takdirde, herhangi bir üçüncü taraf müdahalesine gerek olmaksızın marka, USPTO tarafından re’sen iptal edilebilmektedir. Bu yönüyle ABD uygulaması, Avrupa Birliği ve Türkiye uygulamalarından ayrılmaktadır.

    Bu farklı çerçeveler her ülkenin kendine özgü yasal ve ekonomik önceliklerini yansıtmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu yargı alanlarında faaliyet gösteren marka sahipleri, haklarını korumak ve olası iptalleri önlemek için ilgili kullanım gerekliliklerine uyma konusunda dikkatli olmalıdırlar.